合资经营企业因专有技术出资争议仲裁案裁决书.docx

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1、合资经营企业因专有技术出资争议仲裁案裁决书问题的关键是，在双方谈判和签订合同的过程中，被申请人已向中国专利局申请了发明专利权，并且该技术最终获得了专利权，专利权所有人为被申请人。在这种情况下，专有技术所依托的技术秘密性被专利权说明书和权利要求书所揭示公开，失去秘密性的专有技术已不成其为专有技术，可见被申请人投入合营公司的专有技术在获得专利权后又回归了被申请人，等于被申请人将投入合营公司的出资单方面撤回了。因此，被申请人未将获得的专利权技术转让给合营公司，属于抽回出资。事实上，双方在签订合营合同的过程中均意识到申请专利权后出资的法律问题，为此，双方签订了“专有技术”协议，该协议规定得十分清楚：“

2、被申请人技术作价投入合营公司后，该专有技术的配方、工艺、生产制作技术归合营公司所用，未经合营公司董事会同意被申请人不再转让给第三者。该技术的专利申报权和专利所有权归合营公司。本合营公司范畴内的技术已由被申请人申报专利的，一并作为被申请人投入归合营公司所有。”据此，仲裁庭在详细、清晰、准确地分析本案专有技术出资的实质之后，依照双方的约定作出了裁决：被申请人应把专利权转让给合营公司，使合营公司成为该技术的专利权人。中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称仲裁委员会）根据申请人香港某公司（以下称申请人）和被申请人中国北京市某生物技术研究所（以下称被申请人）之间签订的某生物工程有限公司合资合同中的仲裁条款

3、以及申请人于1996年10月15日向仲裁委员会提交的书面仲裁申请书，受理了本争议仲裁案。根据仲裁规则的规定，仲裁委员会主任指定XXX为首席仲裁员，与申请人选定的仲裁员XXX和被申请人选定的仲裁员XXX组成仲裁庭，共同审理本案。仲裁庭认真审阅了当事人提交的仲裁文件，并于1997年1月16日在北京对本案进行了第一次开庭审理，申请人法定代表人和仲裁代理人以及被申请人法定代表人及仲裁代理人均参加了开庭，就本案的事实和法律问题进行了陈述和辩论，并回答了仲裁庭的询问。庭后双方当事人提交了补充材料。被申请人提出了反请求，申请人针对其反请求提交了答辩。1997年5月9日，仲裁庭根据被申请人的请求对本案进行了第

4、二次开庭审理，双方当事人均到庭参加庭审，并在庭后提交了补充证据材料。本案现已审理终结，仲裁庭经合议作出本裁决。现将本案案情、仲裁庭意见和裁决分述如下：一、案情申请人与被申请人于1993年9月1日签订了某生物工程有限公司合资合同（以下简称合营合同）。合营合同规定：申请人以现金出资折合35万美元，被申请人以专有技术出资折合15万美元，公司注册资本为50万美元，总投资为60万美元。双方出资自营业执照签发之日起120天内全部缴足。被申请人负责办理合营公司的报批、登记注册和领取营业执照等事宜。申请人负责在中国境内推销合营公司30%的产品。申请人与被申请人同意由合营公司与被申请人签订技术转让协议。按照本合

5、同规定的各项原则订立的附属协议文件包括：技术转让合同、销售协议均为本合同的组成部分。本合同和附件均需经中华人民共和国政府有关的审批机构批准，自批准之日起生效。合同规定了违约条款。申请人法定代表人兼合营公司董事长杨某与被申请人签订了专有技术（标注签订日期为1993年9月1日）中规定，被申请人技术作价投入合营公司后，该专有技术的配方、工艺、生产制作技术归合营公司所有，未经合营公司董事会同意，被申请人不再转让给第三者。该技术的专利申报权和专利所有权归合营公司。本合营公司范畴内的技术已由被申请人申报专利的，一并作为被申请人投入归合营公司所有。合营合同于1993年9月22日获得审批机关批准生效，同年10

6、月8日，合营公司领取了营业执照。X会计师事务所于1993年11月8日出具的第一次验资报告载明：申请人于1993年11月8日之前向合营公司投入资本共计205072.52元。1994年3月10日出具的第二次验资报告载明：申请人于1994年3月4日向合营公司投入15万美元。被申请人的投资根据合同和章程的有关规定，以专有技术折合15万美元入资，并验证确认合营公司50万美元投足到位。被申请人投入的“专有技术”向国家专利局申请了专利，专利申请日为1993年11月4日，1995年10月15日，获得了专利权，并授予专利号。双方当事人在共同经营过程中，由于经营管理及被申请人专利权转让等问题发生争议，申请人提起仲

7、裁，请求裁决如下：1 .根据合营合同和合同附件“专利技术”的规定，要求被申请人履行合同规定的入资义务，办理专利权转移手续。2 .要求终止合营合同，依法对双方依照合营合同规定投资人股的资产（含有形资产和无形资产）进行清算。3 .要求被申请人对合营公司的债务按30%的投资比例承担亏损，约计300万元人民币。同时，要求被申请人承担违约责任，赔偿给申请人造成的经济损失约计200万元人民币（以会计师事务所报表为准）。被申请人提出反请求是：根据合营合同，请求裁决申请人赔偿因不履行合营合同给被申请人造成的经济损失30万元人民币。双方当事人就被申请人以专有技术的出资问题提出了自己的主要论点如下：1 .关于“专

8、有技术”附件。申请人称：“专有技术”附件是申请人与被申请人签订的，该附件属于合营合同的一部分，附件中规定的专有技术与被申请人申报的专利相同。被申请人称：“专有技术”附件是在合资改合作的背景下，作为合作合同的附件签订的，双方签订合营合同时并未签订“专有技术”附件，而是合营合同批准后合营公司与被申请人签订的，签字日期与实际不符，不是合营合同的附件。该附件完全具备合营合同规定的“技术转让协议”效力。签订“专有技术”附件目的在于使合营公司顺利通过验资。“专有技术”附件有关专利申请权和专利权归属的约定未经企业主管部门和审批机构批准，尚未生效，同时上述约定也未向专利局登记，也不能生效。被申请人取得专利权从

9、未拒绝将其转让给合营公司，暂时未办理专利权过户手续，是因为合作合同未正式批准。申请人又称:双方在1993年11月签署的合作合同，主要考虑以下的两个因素：（1）将合营公司10%的利润分配给香港XX有限公司，以作为本项目中方的中介费用。（2）考虑合营公司全部资金为申请人投资，且合营公司已借款300万港币，为减少风险，申请人拿出10%的分配比例补偿被申请人，将合资改为合作，以提前收回所投资金和所借的资金。该合作合同在政府部门审批时提出，合营外方的出资方式必须包括资金形式，因香港XX有限公司的出资方式不符合规定，该合作合同未被批准，双方继续执行合资合同。1995年5月，双方重新签订合作合同，再次办理合

10、资改合作的注册手续。因此，合资改合作与“专有技术”附件（注明日期为1993年9月1日，仲裁庭注）毫无关系。2 .关于双方的出资等问题。申请人称：申请人根据合营合同的规定，在1994年3月前向合营公司投入资金35万余美元，完全履行了入资义务，并取得了合营企业的出资证明。根据合营合同规定，被申请人的出资仅以专有技术作价15万美元入股，并保证本合同规定的技术全部转让给合营公司，由合营公司与被申请人签订技术转让协议。被申请人曾向申请人指出：该项专有技术在合资前，已以被申请人的名义向国家专利局申报过专利。为此，双方在签合同的同时，签署了专有技术（附件），其中规定：“专有技术的专利申报权和专利所有权归合资

11、企业，本合同范畴内的技术已由甲方（被申请人）申报专利的，一并作为甲方投入，归合资企业所有”。申请人曾要求签订正式的专利转让文件，办理专利转让手续，被申请人表示转让手续需在专利批准后方可办理。但被申请人采取欺瞒的做法，隐瞒了专有技术已被批准为专利技术的事实。1996年5月，申请人偶然发现申报的专利早已于1995年9月获得批准。但被申请人一直拖延办理转让手续。因此，被申请人至今尚未取得出资证明，其投资并未真正到位。被申请人答辩称：被申请人已按合同规定完成入资义务。被申请人与合营公司签订“专利权转让协议”没有法律依据。且专有技术附件完全具备合资合同规定的“技术转让协议”的效力，可使合营公司在法律手续

12、上取得所需技术作为被申请人技术己投入的凭据，其效力己为XX会计师事务所的验资报告所确认。专有技术作为非专利技术成果，处于秘密状态，也不可能有什么所有权证书，也不存在变更所有权问题。是否签“技术转让协议”、是否通过验资也只是形式，关键是看是否实际提供，达到规定标准。被申请人提供的证据足以说明已提供了技术。此外，合营合同没有具体规定技术投入的验收方法，科委对被申请人的技术鉴定可作为对被申请人投资义务的验收。申请人故意混淆“转让专利权”与“转让专利技术”的区别，无理指责被申请人未办理专利权转让手续就等于未转让“专有技术”，就是未履行入资义务。根据技术合同法实施条例，专利申请提出以后，公开以前，当事人

13、之间就申请专利的发明创造所订立的技术转让合同，适用有关非专利技术转让合同的规定。专利申请被批准以后，原合同即为专利实施许可合同，适用有关专利实施许可合同的规定。因此，我方无需再与合营公司签订协议。被申请人允诺合作合同批准后，将其技术专利权投入合营公司。申请人认为：被申请人对其投资人股的技术在获得专利权后，如拒绝按合同规定将其转给合营公司，将使合营公司丧失对其技术的专有的权利，则不能认为被申请人所进行的投资是有效的。对此，被申请人应承担违约责任。被申请人答辩认为：被申请人获取该技术专利权以后，根据专利法第62条规定，合营公司因在专利申请日前就已使用该技术，有权在原有范围内继续使用该技术并不存在侵

14、害被申请人专利权问题。3 .关于合营公司向申请人借款及亏损问题。申请人称：合营公司成立后，由于缺乏向银行贷款的能力，从1993年11月开始，被申请人便多次以合营公司的名义，向申请人借款共计港币5063.50元、人民币1706433.12元。由于被申请人的过错与过失，造成800万元人民币亏损（以会计师事务所报告为准），企业无法继续经营，被申请人应按投资比例，承担合营企业亏损30%的损失。被申请人答辩称：合营公司借款并非是没能力贷款，而是申请人对公司已按合作企业对待,自愿追加投资。至于亏损，农业投资项目刚刚生产收效不大是正常现象，800万元亏损核算方法违背会计核算常识，将其中323.9万元实际亏损

15、与466.05万元潜在亏损混在一起不合理。4 .关于被申请人违约和赔偿责任问题。申请人称：被申请人应承担不投资的违约责任，同时，被申请人还存在诸多违约事实，被申请人应承担给申请人造成经济损失的赔偿责任。被申请人反驳称，被申请人在经营管理过程中没有任何违约行为。5 .关于合营公司经营管理等问题。申请人称：被申请人在主持管理合营公司期间，管理、人事、财务关系混乱，矛盾重重。1996年7月，被申请人擅自将董事会聘任的总经理、工厂厂长赶走，开除职工，抢走公司财务章以及财物，私自将合营公司外汇账户的2万美元转走，拒不执行董事会决议，导致双方合作彻底破裂。被申请人则指责申请人独断专行，董事会形同虚设，19

16、96年7月26日召开的董事会违反合同、章程，因而无效。6 .关于被申请人的反请求。被申请人反请求称：申请人没有履行合同规定的“在境外推销合营公司30%产品的义务”。同时申请人对合营企业实行家长制独裁，管理混乱，造成公司瘫痪。申请人不通过协商或仲裁解决问题，而是单方面终止合同，将合营公司财产非法侵占。申请人答辩称：关于肥料外销，合营公司没有达到合同规定的生产规模；合营公司尚未委托申请人外销产品；合营公司未取得生产许可证和销售许可证；其产品未达到外销的要求。关于侵占财产，为减少合营公司的费用和经济损失，合营公司搬出XX工厂是正常合理的。由于被申请人的原因，合营公司下属工厂将95.5万余元的设备搬出XX厂，剩余135万余元的资产未搬走。关于被申请人的其他指责无根据。被申请人反驳称：申请人称自己转走95万元设备剩余1