专利实施许可合同签订指引.docx

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1、专利实施许可合同签订指引国家知识产权局2023年6月专利实施许可合同签订指引概述中华人民共和国专利法第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。中华人民共和国民法典第八百六十二条至第八百七十七条对技术转让合同和技术许可合同作了规定，是专利实施许可合同签订的重要依据。中华人民共和国民法典第八百六十五条规定，专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。第八百六十六条规定，专利实施许可合同的许

2、可人应当按照约定许可被许可人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。第八百六十七条规定，专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。合同封面合同需要列明合同双方必要的基本信息，包括名称和地址；需要填写合同本身的相关信息，包括签订地点、签订日期、有效期限等；若只涉及一件专利，需要明确许可专利的信息，包括发明创造名称以及专利号/专利申请号，以便将合同的标的予以固定。前言（鉴于条款）鉴于条款需要简单介绍合同双方的合作背景，包括许可方与被许可方基于何种目的希望达成合作意愿。在模板基础上，当事人可以根据实际需要进一步进行补充

3、，可考虑的内容包括但不限于许可专利的形成背景、许可专利的实施前景等。第一条名词和术语（定义条款）定义条款需要对合同中的专有名词或术语进行定义，目的是清楚界定术语的含义，避免双方在合同签订及后续履行中出现理解上的分歧。通常而言，可能涉及定义的名词或术语包括“许可专利”、许可产品”、”技术资料”、技术服务等。在定义“关联方”时，合同双方应对关联方的具体范围予以重视，因为关联方可能在合同中与被许可方一并获得许可，同时，关联方的范围还有可能对净销售额、净利润额等数额的计算产生影响，进而影响许可费的数额。若第一条第7款第（1）项中关于关联方的定义不符合双方的商业安排，则可以考虑在附件一中另行予以明确。第

4、二条许可的授予许可条款需要对许可专利、许可的方式与范围、许可实施行为、是否允许分许可等加以明确。在一些技术许可项目中，除许可专利本身外，还需要许可方向被许可方提供一定的技术秘密方可实现合同目的，在此情况下，还可以对技术秘密的许可进行约定。1 .许可专利许可专利条款的目的是将合同标的予以明确。一项发明创造的名称、申请号、公开（公告）号等信息可以帮助明确合同标的；在存在多项合同标的的情况下，可以考虑使用附件二表格予以列明。若上述方式尚不足以描述合同标的的范围，当事人可以考虑自行予以约定。鉴于专利具有地域性，同一个技术方案在不同国家/地区是否取得专利保护的情况有可能有所不同。因此，若合同涉及被许可方

5、在多国实施相关专利技术，当事人应当考虑合同标的中是否包括相关专利的同族专利。2 .许可的方式与范围专利实施许可分为普通实施许可、排他实施许可和独占实施许可。普通实施许可是指：许可方许可被许可方在合同约定的范围内实施该许可专利的同时，许可方保留实施该许可专利的权利，并可以继续许可被许可方以外的单位或个人实施该许可专利。排他实施许可是指：许可方仅许可一个被许可方在合同约定的范围内实施该许可专利的同时，许可方保留实施该许可专利的权利，但不得再许可该被许可方以外的任何单位或个人实施该许可专利。独占实施许可是指：许可方仅许可一个被许可方在合同约定的范围内实施该许可专利，许可方和该被许可方以外的任何单位或

6、个人都不得实施该许可专利。许可期限许可期限由当事人双方协商确定，但应当在许可专利的保护期范围内。若双方希望就许可专利达成长期许可，则可考虑将许可期限约定为该专利权保护期，当涉及多件专利时，以最后一件专利的到期日为准。双方也可以约定在特定的时间范围内享有独占实施许可、排他实施许可或者普通实施许可，最大化地实现其专利价值。(2)许可区域许可合同应当明确约定许可区域的名称，例如中国某省(直辖市、自治区)，或特定国家或地区。应当避免在许可合同中使用含义模糊且在许可期限内可能产生变化的区域名称，如“欧盟”等。为免疑义，有必要在许可合同的定义部分对相关术语进行明确。就被许可方而言，一般希望获得更大的许可区

7、域。但许可范围的确定需要结合被许可方的研发能力等综合实力，以及许可方的需求。合作之初，许可方无法全面了解被许可方在全球各个区域内的科研能力，通常只会给予被许可方一个相对较小的许可区域。此时，被许可方可以争取一些附条件的扩大许可区域的权利。例如，对于药品专利许可，被许可方可以提出约定，如果被许可方在较短期限内获得了许可产品研发的里程碑审批，则有权进一步扩大许可区域。这种情况下，为了最小化未来的合作风险，许可方可以对获得扩大许可区域的被许可方在产品的研发、生产及销售阶段的权利义务进行限制。3 .许可实施行为许可方可以根据自己的许可策略以及被许可方的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可

8、方的许可活动进行明确约定,如研发、改进、生产、委托生产、销售或委托销售、要约销售、进口、出口等。从司法实践来看，许可方在授予某一项权能的时候，可能也同时将其他权能也一并授予了出去。例如，如无特别约定，授予被许可方享有“销售权可能会暗含被许可方同时享有“许诺销售权”和“使用权“；对于方法发明专利权而言，授予被许可方享有“使用权”，可能会暗含被许可方同时享有“制造权，因此，许可方在对被许可方授权特定的权能时，需要对可能存在的默示许可情况有一定的预见能力。当高校科研机构作为许可方时，还可以在许可合同中约定，该许可不应影响许可方将许可专利用于不涉及商业的学术研究。4 .分许可许可合同需要就被许可方是否

9、享有分许可的权利做出明确约定。一般来说，在未经许可方书面同意的情况下，被许可方不得将其许可再次转许可给其他第三方，或者在合同中直接约定被许可方不享有分许可的权利。考虑到不同产品生产和销售的特点，双方也可以约定被许可方可以将许可产品分许可给被许可方的关联方和第三方，以满足生产、销售和推广的要求。如果许可方允许被许可方享有分许可的权利，那么许可合同需要明确： 被许可方可行使分许可的具体范围； 被许可方在签订分许可合同前，是否需要获得许可方的确认； 对于被许可方通过分许可而收取的许可收益，许可方是否有权进行分享，如何进行分享； 许可方与被许可方之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该

10、如何认定。若双方认为有必要对被分许可方的保密义务、改进成果知识产权、第三方侵权等事宜予以明确，或在被许可方与被分许可方之间设置连带责任，则可进一步予以书面约定。5 .专利实施许可合同备案专利法实施细则第十四条规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。专利实施许可合同备案对专利维权具有重要意义。专利法第七十一条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。专利实施许可合同备案办法（国家知识产权局令第六十二号）第十九

11、条规定，经备案的专利实施许可合同的种类、期限、许可使用费计算方法或者数额等，可以作为管理专利工作的部门对侵权赔偿数额进行调解的参照。最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定第三十二条规定，当事人主张参照知识产权许可使用费的合理倍数确定赔偿数额的，人民法院可以考量下列因素对许可使用费证据进行审核认定：（一）许可使用费是否实际支付及支付方式，许可使用合同是否实际履行或者备案需要注意的是，当许可专利处于质押状态时，办理实施许可合同备案需要取得质权人同意。专利权质押登记办法（国家知识产权局公告第461号）第十八条规定，专利权质押期间，出质人未提交质权人同意许可实施该专利的证明材料的，国家知识产权

12、局不予办理专利实施许可合同备案手续。专利实施许可合同备案申请经审查合格的，国家知识产权局在专利登记簿上予以登记，并向当事人发送专利实施许可合同备案证明。国家知识产权局和各地专利代办处对于当事人办理专利实施许可合同备案不收取费用。对于就专利申请所订立的许可使用合同的备案，当事人应注意向国家知识产权局备案的专利申请应当为已公开的专利申请。最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第二十九条规定，当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同，专利申请公开前，适用技术秘密许可合同的有关规定；发明专利申请公开后、授权以前，参照适用专利实施许可合同的有关规定；授权以后，原合同即为专利

13、实施许可合同，适用专利实施许可合同的有关规定。专利实施许可合同备案办法(国家知识产权局令第六十二号)第二十条规定，当事人以专利申请实施许可合同申请备案的，参照本办法执行。申请备案时，专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的，不予备案。第三条许可费及支付方式根据双方之间的商业安排以及许可专利范围的不同，许可费及支付方式会各有不同。许可费的支付方式一般分为如下几种：1 .固定费用固定费用根据其支付方式又可以细分为一次性付款和分期付款。(1) 一次性付款。一次性付款需要被许可方一次性将许可费结清，这对被许可方的资金支付能力要求比较高。(2)分期付款。分期付款可以将许可方与被许可方的利益和风险密切结合，有利

14、于促进许可方更关心、更愿意协调被许可方尽快掌握专利技术并投产，有利于减轻被许可方的财务负担。同时，若许可方出现违约或许可专利达不到预期技术指标时，被许可方可以调整许可费甚至停止支付，对被许可方提供较大的保护。固定费用支付方式对被许可方有利之处在于，被许可方无需定期对其生产或销售情况向许可方进行报告。同时，也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支，以及因许可方入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动带来不利影响。2 .里程碑费用对于部分专利许可(例如药品专利许可)，由于许可产品的研发是一项长期工作，被许可方利用许可专利进行产品开发期间可能受到多方面因素的影响，其进度与结果存在不确定性。

15、因此，被许可方通常会要求以某个里程牌式的特定事项的达成(例如完成某期临床实验、提交指定药品注册申请、公司成为药品上市许可持有人等)来支付费用。约定里程碑费用可以减轻被许可方的前期资金压力，同时还可以减少技术开发失败带来的风险。3 .提成费用(1)入门费。入门费一般会约定为固定的金额，在合同签署之日后的一定时间内支付，且一般不会设置其他付款前提。根据许可专利的价值和许可范围，入门费的金额也会有区别。(2)销售额提成。是指当许可产品在许可区域上市销售后，由被许可方从其每月/半年/年净销售额中按照双方约定的一定比例向许可方支付不可退还的提成。双方应当注意关于净销售额的定义，减少后续计算相关价款时出现

16、争议的风险，对于销售主体、计入依据、扣减范围等事项，双方可在附件一等处另行明确约定。由于销售提成的计算与净销售额紧密相关，在允许分许可、出现多个被许可方同时实施许可的情况下，许可方收取许可费用就更加困难，因此，许可方通常会要求对被许可方的销售、库存等财务数据进行审计和查账。作为被许可方，其拥有该许可产品的销售数据，有义务向许可方提供该销售数据，以及合理的支持材料,如第三方审计机构出具的报告。在许可方认为被许可方提供的销售数据存在疑问时，有权利要求被许可方对其进行解释或提供更进一步的说明材料。有时，许可方也可自行委派第三方审计机构对该销售数据进行核实。如果审计结果与被许可方出具的报告不符合，许可方还可以约定在审计不符合标准情况下的处理方式。相应地，对产生的额外的审计费用，双方也应当在许可