RCEP等国际经贸协定下的专利申请新颖性宽限期研究.docx

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1、RCEP等国际经贸协定下的专利申请新颖性宽限期研究引言：2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定(以下简称RCEP)正式生效。这是迄今我国缔结的最重要的区域性国际经贸协定。RCEP知识产权专章第42条“专利宽限期“(Grace Period for Patents)规定：“缔约方认识到，在认定一项发明是否新颖以支持创新时，专利宽限期在不用考虑发明的特定方面公开披露信息的优势。” “认识”(recognise)的条约用语表明，这是对缔约国不具有强制性的条约义务。RCEP知识产权专章第42条是迄今对我国已生效的涉及发明专利保护的所有条约中，唯一的关于专利申请新颖性宽限期的条款。RCEP的宽限期

2、条款源自美国曾经主导的跨太平洋伙伴关系协定(以下简称TPP)知识产权专章专利专节第38条关于“宽限期”的规定。TPP参照2013年修改生效的美国现行专利法，将结合了原“发明在先(first-to-invent ) ” 制与 2013 修法后的“申请在先(first-to-file)”制的专利宽限期”第一次纳入国际经贸协定。该宽限期要求：“各缔约方在确定某一发明是否具有新颖性或是否具有包含创造性步骤时，至少不应考虑某些公开披露的信息，只要该公开披露：(a)是由专利申请人所为或从专利申请人直接或间接获得信息的人所为；以及(b)在申请日以前12个月内发生在该缔约方境内。” TPP因美国的退出而未能生

3、效。美国退出TPP之后，其他缔约国转而签订了全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(以下简称CPTPP) o CPTPP在几乎全盘照搬TPP的同时，暂停适用(suspension of theapplication ) 了 TPP部分知识产权条款，但保留了关于宽限期的规定，且将其作为“应”(shall)履行的强制性义务。美国在退出TPP后，与加拿大和墨西哥签订的美墨加协定(以下简称USMCA),代替原先的北美自由贸易区协定。USMCA的知识产权条款中也保留了 TPP的宽限期条款，但删除了一个注脚，因而已生效的CPTPP宽限期规定最为完整。由此，国际经贸协定中关于专利申请新颖性宽限期的规定，包括以CPT

4、PP相关条款为代表的强制性义务模式，以及以RCEP为代表的任择性义务模式。目前RCEP已对我国生效，且我国已正式申请加入CPTPP,故我国迟早将采纳国际经贸协定中的专利申请新颖性宽限期规定。该新颖性宽限期不同于我国专利法早已规定且国内学界研究较多的6个月专利申请新颖性丧失例外。对国际经贸协定下的专利申请新颖性宽限期，国内鲜见相关研究，因此更为必要。本文从自1883年保护工业产权巴黎公约(以下简称巴黎公约)签订后，尤其是20世纪70年代起，国际社会对各国发明专利保护制度的“专利协调运动(patentharmonization movement) 入手，分析 RCEP和CPTPP这两部国际经贸协定

5、中专利申请宽限期的重大国际法与国内法意义，并进一步探析其国内法洲源，以中国今后相关国内 法与规一、专利协调运动视角下中的专利申请新颖性宽限期，最后 言适用。国际经贸协定(-)从巴黎公约到TRIPS协定的专利协调运动1883年巴黎公约在 认各缔约国的专利 性这一原， “优先权”(right of priority)对不同国 的专利申请和 作了 步协调，并将源自于1804年法国法的国 原引入国际公约，保各国专利申请和 对本国与其他缔约国的国 一。时的11个 缔约国，有包括早于法国制定国内专利法的美两国。1990年巴黎公约第一次修改时，这两国已加入。但是，源于1791年法国专利法的制度在时以注为特

6、。1911年 国加入巴黎公约之后， 国专利法代表的申请在先制与美国专利法代表的发明在先制并 了一个多世纪。直至2013年美国修改专利法，改为采用申请在先制。1790年美国专利法是世界 第一部完整的现代文专利法。该法以“将专利权第一个和正的发明人”为本原 ，并“法定 ”(statutory bar)在申请专利之日前的宽限期（12年）内未及时申请者的申请权，既鼓励专利申请人利用不丧失其新颖性的宽限期了解市场对其创新技术的接受度，又防止因延迟申请而阻碍后人的相同发明创造及其利用。1952年美国专利法第102条仍保留发明在先制的宽限期。1967年世界知识产权组织（以下简称WIP0）成立,大力推进知识产

7、权，尤其是专利领域国际保护的协调。1970年专利合作条约（以下简称PCT）签署，对专利申请的国际与国内程序作了协调。但是，对于申请在先抑或发明在先的两种专利制度的协调，困难很大。巴黎公约文本历经7次修改。1883年始初文本就规定，对在某些国际展览会中公开的可以取得专利的发明给予“临时保护”(temporary protection) o 这也是巴黎公约签署的初衷之一。但是，这种临时保护与美国专利法中发明在先制下的新颖不同。不过，巴黎公约中的临时保护以及各缔约国专利法关于申请日之前公开发明而在一定期限内不失去新颖性的例外规定，也被习惯称为“宽限期”。因此，在WIPO成立后，其总干事向巴黎公约联盟

8、大会建议，研究发明人在提出专利申请之前公开其发明的法律效果问题。经该大会同意，WIPO于1984年成立专家委员会着手研究协调解决这一问题的专利法条约（也称“协调条约”,The WIPO Patent Harmonizat ion Treaty ） o性宽限期之立法,在宗旨及原则方迥然1990年完成的该专利法条约草案第12条“宽限期”（不影响新颖性和创造性步骤的披露）规定：”信息披露不影响该申请主张的发明可专利性，如在申请日或主张优先权日之前12个月内，（i）由发明人披露；（i i ）由专利局公开而且该信息包含在（a）发明人提出的另一项申请中而且该申请本来是不该由专利局公开，或者（b）第三人提出

9、的一项申请中，该第三人直接或间接地从发明人得到该信息，并且在发明人不知情或未经发明人同意的情况下提出了申请；或者（iii）由直接或间接地从发明人获得该信息的第三人公开。”以美国、欧洲和日本为主的谈判各方，对此立场不一。美国主张任何专利协调条约均应包括新颖性宽限期规定，否则根本无法接受；欧洲则主张在采纳申请在先制的前提下可接受该专利法条约草案第12条；日本赞同欧洲的主张，并认为新颖性宽限期应缩短为6个月。可见，三者的立场很难调和。当时，由于WTO的前身关税与贸易总协定（以下简称GATT）的缔约方将与贸易有关的知识产权协定（以下简称TRIPS协定）纳入乌拉圭回合多边贸易谈判，因此美国等发达国家更加

10、关注有关TRIPS协定的谈判成果，不再尝试协调有关新颖性宽限期以及采用申请在先制还是发明在先制的问题。TRIPS协定第2条第1款将巴黎公约的实体性条款整体纳入，并专节规定“可授予专利的客体”“授予的权利”“专利申请人的条件” “未经权利人持有人授权的其他使用” “撤销/无效” “保护期限”和“方法专利：举证责任”。显然， TRIPS协定虽在巴黎公约基础上推进了专利领域的诸多协调，但绕开了新颖性宽限期以及采用申请在先或发明在先的不同制度协调问题。这些问题只得留给后TRIPS时代解决。而美国在2013年修改其专利法，采纳了申请在先制下的专利申请新颖性宽限期，为在国际层面最终协调解决两种专利制度及其

11、新颖性宽限期问题，排除了关键的法律障碍。以上就是从巴黎公约问世以来的专利协调运动视角，对国际经贸协定中的专利申请新颖性宽限期所作的扼要回顾。（二）国际经贸协定中的专利申请宽限期的意义就国际法意义而言，国际经贸协定中的专利申请新颖性宽限期是全球范围协调传统的申请在先制与融合发明在先制的专利申请新颖性宽限期的第一步。巴黎公约第11条规定的是申请在先制下，在如官方主办的国际展览等特定情况下披露发明而不影响申请专利的新颖性，属于原则上专利申请日之前不得公开披露该申请相关发明之法定例夕卜。以德国专利法法国专利法为代表的大陆法系国家的申请在先制均采取这一例外。譬如，1981年德国专利法第3条规定：“就专利

12、申请而言，不应考虑该发明的披露，如果这是发生于该专利申请日之前6个月内，并且这是由于如下结果：1.对申请人或其法律前任(legal predecessor)造成损害的明显滥用权利，或2.申请人或其法律前任已在一官方或官方承认，属于1928年11月22日签署的国际展览公约意义上的展览上公开。” 1992年法国知识产权法典(将1968年法国专利法编入)第L. 611-13条也规定了相同的例外。而前述1990年专利法条约草案第12条体现的是以美国发明在先制为主的专利申请新颖性宽限期。虽然该条规定在当时没有被以德国为主的欧洲大陆国家和属于大陆法系的日本所接受，但时至今日，不仅美国和加拿大、墨西哥一起，

13、在USMCA中采纳了与当年该草案第12条实质相同的新颖性宽限期，而且日本和澳大利亚、智利、新加坡、越南等也开始按照CPTPP实施这一新颖性宽限期，已申请加入CPTPP的中国和英国今后也可能采用该新颖性宽限期。其适用的地域范围由此涵盖了亚太地区主要国家,并进一步延及欧洲。相对上述重大的国际法意义,大陆法系国家传统专利法制度的这一变化，国内法的意义亦十分重要。以日本为例。1871年日本颁布第一部专利法（专卖简则），但翌年停止实施；而1885年专卖专利条例被认为“实质上是日本最初的专利法”，采用发明在先制。1921年日本专利法改为采用申请在先制，延续至今已逾百年。1959年（昭和34年）日本专利法是

14、日本现代化的专利立法，经2019年修改为现行专利法。鉴于CPTPP已对日本生效，日本专利法第30条（缺少发明新颖性的例外）（ Exception to lack of novelty ofinvention）修改为：“（1）若一项发明属于第29条第1款规定的任何客体，违背了有权获得专利的人的意愿，那么为第29条第1款和第2款之目的，该类发明不应被视为在专利申请中主张权利的发明之缺少新颖性客体，如果该人已就该任何客体的发明，在披露之日一年内提出专利申请。（2）若一项发明属于第29条第1款规定的任何客体，是有权获得专利的人之行为结果（不包括被发明、实用新型、设计或商标有关公报所包含的那些属于第29条第1款的客体），就第29条第1款和第2款目的而言，前款仍然适用，如果该专利申请的发明主张已经由该人在属于该任何客体披露之日起一年之内提出。（3）任何寻求适用前款规定的申请人，应在提交专利申请时向专利局局长提交有此陈述的文件，并在提交专利申请之日起30日内提交文件证明该已属于第29条第1款的任何客体，可适用前款规定。（4）”该“一年”是针对专利申请人披露其发明之日起算的宽限期。虽然该第30条仍属“缺少发明新颖性的例外”范畴，但是从该第3